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Proprietà intellettuale: apertura bando Marchi+ 2022

La registrazione di un marchio di impresa assicura, a chi lo detiene, il diritto all’identità. Questo diritto all’identità consiste in un riconoscimento qualificato nei confronti del pubblico che si estrinseca in un determinato nome commerciale, oggetto del marchio, che può riguardare sia la denominazione di un’impresa sia un prodotto o un servizio, in modo tale che questi siano riconoscibili e distinguibili rispetto a quanto già presente e offerto sul mercato da altre imprese.

Le spese di registrazione variano a seconda dell’area geografica in cui viene richiesta la tutela del marchio: nel territorio italiano, all’interno di tutti gli Stati che compongono l’Unione Europea o presso singoli Stati, a prescindere che si trovino o meno all’interno dell’Unione Europea. Attraverso il procedimento di registrazione, previo pagamento delle relative tasse, l’impresa ha la possibilità di ottenere una tutela specifica e stringente da parte delle autorità preposte nei Paesi presso i quali è stata richiesta la tutela.

Lo Studio Legale Pasi offre assistenza per quanto concerne il procedimento di registrazione del marchio ma, soprattutto, altresì nelle eventuali fasi successive quali eventuali opposizioni di terzi. La nostra consulenza tuttavia non si esaurisce con le fasi direttamente dipendenti dalla registrazione.

Si segnala, infatti, l’imminente apertura di un bando sovvenzionato dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Unioncamere. A partire dal 25.10.2022 sarà possibile accedere ad un fondo che ammonta ad Euro 2.000.000,00 sino ad esaurimento per due particolari categorie.

Nella prima categoria è indispensabile il deposito della domanda di registrazione presso l’EUIPO, la registrazione del marchio europeo entro il 1.06.2019 e il pagamento delle relative tasse. Per tale  tipologia di marchio è previsto un rimborso pari all’80% delle spese ammissibili e sostenute, per un importo complessivo massimo di Euro 6.000,00; in esso sono comprese le tasse di deposito, la progettazione della rappresentazione del marchio, l’assistenza legale e la ricerca di anteriorità.

Nella seconda categoria, invece, è possibile accedervi se si è depositata domanda di registrazione presso OMPI, di un marchio già registrato, o per il quale è stata depositata la domanda di registrazione, presso l’UIBM o presso l’EUIPO, oltre al pagamento delle relative tasse di registrazione. Inoltre,  anche se si è proceduto con il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI, oltre al pagamento delle relative tasse di registrazione. In tale categoria, è previsto un rimborso pari al 90% delle spese ammissibili e sostenute, per un importo massimo di Euro 9.000,00. Come per la categoria suddetta, sono ammesse le spese sostenute per le tasse di deposito, la progettazione della rappresentazione del marchio, l’assistenza legale e la ricerca di anteriorità.

Da ultimo si segnala che ciascuna impresa può richiedere l’agevolazione per molteplici marchi e che, pertanto, si possa presentare più di una richiesta di agevolazione, per entrambe le tipologie attualmente previste, fino a un massimo di Euro 25.000,00 per richiedente.

Dato che i fondi stanziati sono ad esaurimento è importante procedere il prima possibile a compilare la domanda, allegando correttamente tutta la documentazione richiesta. In tal caso suggeriamo di rivolgerVi per tempo a dei professionisti, come lo Studio Legale Pasi, che operano quotidianamente nel settore della proprietà intellettuale, al fine di essere coadiuvati nell’aggiudicazione di tale interessante agevolazione economica.

Per maggiori informazioni prenda contatto con lo Studio.

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Il marchio di fatto: limiti e tutele

Un marchio di fatto d’impresa, a prescindere dalla sua corretta registrazione presso le istituzioni preposte, in presenza di determinate condizioni ha la possibilità di ricevere tutela da parte del nostro ordinamento. Questo è il principio che è stato ripreso e sancito dalla Sentenza n. 463 emessa dal Tribunale di Ancona lo scorso 1.04.2022, che ha trattato una disputa sulla contraffazione di un marchio di impresa già precedentemente in uso ma registrato in seguito da un’altra società.

Come è noto, il marchio d’impresa registrato riceve espressa tutela dall’ordinamento al fine di evitare che i consumatori possano essere tratti in inganno o comunque che si possa generare in loro confusione in relazione a prodotti presenti in commercio. Per tale motivo, i giudici di merito hanno ritenuto doveroso ribadire la presenza della tutela anche al mero preuso dei segni identificativi, al verificarsi di determinate condizioni.

In particolare è stato stabilito che se dall’uso non discende una notorietà ad ampio spettro, quale ad esempio una notorietà prettamente locale, il marchio può essere registrato da una seconda impresa in quanto il preuso non preclude la caratteristica della novità al segno. L’impresa che registra il marchio già usato in precedenza da un’altra impresa acquisisce ovviamente tutti i diritti all’uso e allo sfruttamento del marchio, anche ai fini della pubblicità. L’impresa che utilizzava quel medesimo segno ancora prima della registrazione potrà comunque continuare a farne uso. Tuttavia, per non incorrere in alcuna violazione, dovrà limitare l’uso alle medesime condizioni operate fino a quel momento, quale ad esempio la portata prettamente locale circoscritta a quella determinata area geografica.

Qualora il preuso di un marchio di fatto comporti diversamente una notorietà nazionale, discenderà un diritto all’uso esclusivo del segno distintivo in capo al preutente: in tal caso, qualora un’altra impresa dovesse registrare quel determinato marchio, la domanda di registrazione sarà invalidata in quanto carente del carattere di novità del segno distintivo.

Più concretamente il preuso nazionale di un marchio di fatto comporta che il pre-utente, avendo diritto all’uso esclusivo del segno, abbia il potere di avvalersene e sia così distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione o al simbolo grafico precedentemente utilizzato. Il pre-utente potrà altresì ottenere la dichiarazione di nullità di tale registrazione, anche per decettività, in rapporto a segni confliggenti.

Diversamente, il preuso locale di un marchio non registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzare il segno esclusivamente per lo stesso genere di prodotto e limitatamente all’ambito dell’uso fatto fino a quel momento, senza consentire che il preutente abbia il diritto di vietare a chi registra in seguito quel marchio di farne uso nella medesima zona di diffusione locale. In tale ultimo caso viene quindi a configurarsi una sorta di regime di “duopolio” nell’ambito locale poiché vi sarà una coesistenza del marchio precedentemente usato dalla prima impresa e di quello successivamente registrato da una seconda impresa.

Le condizioni sopra descritte sono ampie e generali ma occorre esaminare caso per caso la presenza dei requisiti necessari ad instaurare un contenzioso avente ad oggetto un atto di concorrenza sleale, la proibizione all’uso del marchio, nonché per il risarcimento del danno arrecato per l’uso o la registrazione del marchio di impresa. Prima della registrazione di un marchio o nel caso in cui si ritenga di aver subito un danno a seguito della registrazione da parte di un’impresa concorrente, lo Studio Legale Pasi potrà analizzare la situazione e indicare la soluzione corretta.

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Utilizzo lecito di immagini fotografiche

La tutela delle immagini fotografiche è disciplinata da diverse fonti normative a livello internazionale, europeo e nazionale. In ambito nazionale la materia è regolata a vario titolo dalla Legge del 22 aprile 1941 n. 633, rubricata “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. Invero, le opere fotografiche godono della tutela del diritto d’autore, mentre le mere immagini, a certe condizioni, possono godere dei c.d. “diritti connessi”.

Vediamo quali sono le differenze.

L’art. 87 della L. n. 633/1941 definisce le “fotografie” quali immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Le “opere fotografiche” sono tutte quelle immagini sulle quali si può agevolmente evincere una spiccata creatività dell’autore, ovverosia un modo personale ed individuale di esprimere un’opera d’arte. Diversamente, le cd. “semplici fotografie” hanno ad oggetto le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale sociale, prive del carattere creatività, ovverosia senza una indubbia accuratezza tecnica e caratterizzazione espressiva, caratteristiche nitidamente percepibili attraverso la visione della foto. Per completezza si rammenta come le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili risultino escluse da entrambe le predette categorie e, per l’effetto, non sono beneficiarie delle predette tutele.

La riproduzione delle opere fotografiche è ammessa solamente a seguito dell’autorizzazione da parte dell’autore o comunque del titolare dei relativi diritti mentre per le fotografie semplici, salvo casi particolari, l’autore ha un diritto limitato per una durata di vent’anni durante i quali, per la riproduzione, la diffusione e lo spaccio delle immagini occorre la sua autorizzazione.

A ben vedere, per le mere immagini, occorre stabilire se vi si possano applicare i c.d. “diritti connessi” o meno. Nel caso in cui gli esemplari della fotografia riportino il nome del fotografo o dell’impresa presso la quale il fotografo dipende o ancora del committente, la data dell’anno di produzione della fotografia ed il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata, la riproduzione è lecita a seguito del riconoscimento di un equo compenso; inoltre, tali elementi, già presenti sull’originale, dovranno essere riportati anche sulla riproduzione.

Nel caso in cui negli esemplari originali risultino mancanti i suddetti elementi, la riproduzione non è considerata abusiva e, pertanto, non sono dovuti i compensi all’autore. In egual modo recentemente è stato specificato che la pubblicazione su un sito internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito, dopo essere stata previamente copiata su un server privato, deve essere qualificata come “messa a disposizione”. In tale caso i visitatori del sito internet hanno libero accesso a detta fotografia attraverso tale sito internet, per cui saranno esentati al versamento di un compenso, fatta salvo che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

L’equo compenso varierà a seconda del numero delle opere riprodotte, dell’arco temporale nel quale si intende pubblicare, del mezzo di diffusione scelto per la riproduzione, nonché dello scopo per il quale si procede con la pubblicazione.

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Il carattere della distintività di un marchio di forma

Il marchio, insieme all’insegna e alla ditta, è uno dei segni distintivi dell’impresa poiché permette alla clientela di collegare facilmente i prodotti e i servizi presenti all’azienda che li offre sul mercato. Pertanto, la registrazione di un marchio è opportuna e soprattutto si rende necessaria al fine di impedire che altri soggetti, persone fisiche o entità giuridiche, possano sfruttare il medesimo simbolo, la sua notorietà e l’annessa clientela.

L’uso esclusivo può essere attribuito, a titolo esemplificativo, ad un marchio denominativo, figurativo, di forma o tridimensionale, sonoro, di movimento o multimediale. In ogni caso, per il buon esito della procedura di registrazione, il marchio deve possedere degli elementi imprescindibili quali la novità, la rappresentazione chiara e oggettiva senza però risultare descrittivo, nonché la distintività.

Una volta presentata la domanda agli uffici competenti nazionali o europei, UIBM o EUIPO, a seconda dell’area geografica sulla quale si richiede la tutela per il segno, occorrerà attendere una prima analisi sugli elementi predetti da parte dell’ente preposto e, in caso affermativo, seguirà la pubblicazione del marchio.

Sul punto ha suscitato grande interesse il rifiuto che l’EUIPO diede ad una famosa azienda di cosmetica in merito ad un marchio di forma per un rossetto, poiché ritenuto privo del carattere distintivo. Tale caratteristica infatti, come anticipato, costituisce una prerogativa per la registrazione e la relativa mancanza pregiudica e interrompe l’iter davanti agli uffici competenti.

L’azienda che si è vista negare la registrazione ha proposto in prima battuta ricorso all’EUIPO, ricevendo da parte della Commissione conferma della precedente decisione mediante un nuovo diniego alla registrazione. In seconda battuta è stato adito il Tribunale dell’Unione europea, competente in materia dei marchi di impresa sul territorio dell’Unione europea.

Quest’ultimo ha specificato che il carattere della distintività non incardina l’originalità o il “mancato uso” nel settore di riferimento dei prodotti e/o servizi, bensì esso emerge quando la forma dell’oggetto si discosta in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore interessato.
Più incisivamente, al di là della qualità dei materiali, della bellezza e dell’attrattiva del prodotto, i giudici europei hanno sancito che è necessario che il bene per il quale è richiesta la tutela generi un effetto visivo oggettivo e non comune, ovverosia che crei un effetto insolito nella percezione del pubblico.

Nel caso specifico l’effetto creato era duplice in quanto, oltre alla forma tridimensionale ovale e oblunga che ricordava una culla o una barca, il bene aveva anche la peculiarità di dover essere posizionato non verticalmente come gli altri rossetti già presenti sul mercato, bensì orizzontalmente.

Da quanto sopra affermato, emerge con chiarezza che per la registrazione un marchio di forma occorra valutare l’incisività che quel bene, così come rappresentato e venduto, produce nella mente degli acquirenti; in tale modo gli altri beni già presenti sul mercato appaiono tra loro simili ma non differenti come il nuovo prodotto.

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