Un marchio di fatto d’impresa, a prescindere dalla sua corretta registrazione presso le istituzioni preposte, in presenza di determinate condizioni ha la possibilità di ricevere tutela da parte del nostro ordinamento. Questo è il principio che è stato ripreso e sancito dalla Sentenza n. 463 emessa dal Tribunale di Ancona lo scorso 1.04.2022, che ha trattato una disputa sulla contraffazione di un marchio di impresa già precedentemente in uso ma registrato in seguito da un’altra società.
Come è noto, il marchio d’impresa registrato riceve espressa tutela dall’ordinamento al fine di evitare che i consumatori possano essere tratti in inganno o comunque che si possa generare in loro confusione in relazione a prodotti presenti in commercio. Per tale motivo, i giudici di merito hanno ritenuto doveroso ribadire la presenza della tutela anche al mero preuso dei segni identificativi, al verificarsi di determinate condizioni.
In particolare è stato stabilito che se dall’uso non discende una notorietà ad ampio spettro, quale ad esempio una notorietà prettamente locale, il marchio può essere registrato da una seconda impresa in quanto il preuso non preclude la caratteristica della novità al segno. L’impresa che registra il marchio già usato in precedenza da un’altra impresa acquisisce ovviamente tutti i diritti all’uso e allo sfruttamento del marchio, anche ai fini della pubblicità. L’impresa che utilizzava quel medesimo segno ancora prima della registrazione potrà comunque continuare a farne uso. Tuttavia, per non incorrere in alcuna violazione, dovrà limitare l’uso alle medesime condizioni operate fino a quel momento, quale ad esempio la portata prettamente locale circoscritta a quella determinata area geografica.
Qualora il preuso di un marchio di fatto comporti diversamente una notorietà nazionale, discenderà un diritto all’uso esclusivo del segno distintivo in capo al preutente: in tal caso, qualora un’altra impresa dovesse registrare quel determinato marchio, la domanda di registrazione sarà invalidata in quanto carente del carattere di novità del segno distintivo.
Più concretamente il preuso nazionale di un marchio di fatto comporta che il pre-utente, avendo diritto all’uso esclusivo del segno, abbia il potere di avvalersene e sia così distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione o al simbolo grafico precedentemente utilizzato. Il pre-utente potrà altresì ottenere la dichiarazione di nullità di tale registrazione, anche per decettività, in rapporto a segni confliggenti.
Diversamente, il preuso locale di un marchio non registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzare il segno esclusivamente per lo stesso genere di prodotto e limitatamente all’ambito dell’uso fatto fino a quel momento, senza consentire che il preutente abbia il diritto di vietare a chi registra in seguito quel marchio di farne uso nella medesima zona di diffusione locale. In tale ultimo caso viene quindi a configurarsi una sorta di regime di “duopolio” nell’ambito locale poiché vi sarà una coesistenza del marchio precedentemente usato dalla prima impresa e di quello successivamente registrato da una seconda impresa.
Le condizioni sopra descritte sono ampie e generali ma occorre esaminare caso per caso la presenza dei requisiti necessari ad instaurare un contenzioso avente ad oggetto un atto di concorrenza sleale, la proibizione all’uso del marchio, nonché per il risarcimento del danno arrecato per l’uso o la registrazione del marchio di impresa. Prima della registrazione di un marchio o nel caso in cui si ritenga di aver subito un danno a seguito della registrazione da parte di un’impresa concorrente, lo Studio Legale Pasi potrà analizzare la situazione e indicare la soluzione corretta.