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Un marchio di fatto d’impresa, a prescindere dalla sua corretta registrazione presso le istituzioni preposte, in presenza di determinate condizioni ha la possibilità di ricevere tutela da parte del nostro ordinamento. Questo è il principio che è stato ripreso e sancito dalla Sentenza n. 463 emessa dal Tribunale di Ancona lo scorso 1.04.2022, che ha trattato una disputa sulla contraffazione di un marchio di impresa già precedentemente in uso ma registrato in seguito da un’altra società.

Come è noto, il marchio d’impresa registrato riceve espressa tutela dall’ordinamento al fine di evitare che i consumatori possano essere tratti in inganno o comunque che si possa generare in loro confusione in relazione a prodotti presenti in commercio. Per tale motivo, i giudici di merito hanno ritenuto doveroso ribadire la presenza della tutela anche al mero preuso dei segni identificativi, al verificarsi di determinate condizioni.

In particolare è stato stabilito che se dall’uso non discende una notorietà ad ampio spettro, quale ad esempio una notorietà prettamente locale, il marchio può essere registrato da una seconda impresa in quanto il preuso non preclude la caratteristica della novità al segno. L’impresa che registra il marchio già usato in precedenza da un’altra impresa acquisisce ovviamente tutti i diritti all’uso e allo sfruttamento del marchio, anche ai fini della pubblicità. L’impresa che utilizzava quel medesimo segno ancora prima della registrazione potrà comunque continuare a farne uso. Tuttavia, per non incorrere in alcuna violazione, dovrà limitare l’uso alle medesime condizioni operate fino a quel momento, quale ad esempio la portata prettamente locale circoscritta a quella determinata area geografica.

Qualora il preuso di un marchio di fatto comporti diversamente una notorietà nazionale, discenderà un diritto all’uso esclusivo del segno distintivo in capo al preutente: in tal caso, qualora un’altra impresa dovesse registrare quel determinato marchio, la domanda di registrazione sarà invalidata in quanto carente del carattere di novità del segno distintivo.

Più concretamente il preuso nazionale di un marchio di fatto comporta che il pre-utente, avendo diritto all’uso esclusivo del segno, abbia il potere di avvalersene e sia così distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione o al simbolo grafico precedentemente utilizzato. Il pre-utente potrà altresì ottenere la dichiarazione di nullità di tale registrazione, anche per decettività, in rapporto a segni confliggenti.

Diversamente, il preuso locale di un marchio non registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzare il segno esclusivamente per lo stesso genere di prodotto e limitatamente all’ambito dell’uso fatto fino a quel momento, senza consentire che il preutente abbia il diritto di vietare a chi registra in seguito quel marchio di farne uso nella medesima zona di diffusione locale. In tale ultimo caso viene quindi a configurarsi una sorta di regime di “duopolio” nell’ambito locale poiché vi sarà una coesistenza del marchio precedentemente usato dalla prima impresa e di quello successivamente registrato da una seconda impresa.

Le condizioni sopra descritte sono ampie e generali ma occorre esaminare caso per caso la presenza dei requisiti necessari ad instaurare un contenzioso avente ad oggetto un atto di concorrenza sleale, la proibizione all’uso del marchio, nonché per il risarcimento del danno arrecato per l’uso o la registrazione del marchio di impresa. Prima della registrazione di un marchio o nel caso in cui si ritenga di aver subito un danno a seguito della registrazione da parte di un’impresa concorrente, lo Studio Legale Pasi potrà analizzare la situazione e indicare la soluzione corretta.

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Il marchio, insieme all’insegna e alla ditta, è uno dei segni distintivi dell’impresa poiché permette alla clientela di collegare facilmente i prodotti e i servizi presenti all’azienda che li offre sul mercato. Pertanto, la registrazione di un marchio è opportuna e soprattutto si rende necessaria al fine di impedire che altri soggetti, persone fisiche o entità giuridiche, possano sfruttare il medesimo simbolo, la sua notorietà e l’annessa clientela.

L’uso esclusivo può essere attribuito, a titolo esemplificativo, ad un marchio denominativo, figurativo, di forma o tridimensionale, sonoro, di movimento o multimediale. In ogni caso, per il buon esito della procedura di registrazione, il marchio deve possedere degli elementi imprescindibili quali la novità, la rappresentazione chiara e oggettiva senza però risultare descrittivo, nonché la distintività.

Una volta presentata la domanda agli uffici competenti nazionali o europei, UIBM o EUIPO, a seconda dell’area geografica sulla quale si richiede la tutela per il segno, occorrerà attendere una prima analisi sugli elementi predetti da parte dell’ente preposto e, in caso affermativo, seguirà la pubblicazione del marchio.

Sul punto ha suscitato grande interesse il rifiuto che l’EUIPO diede ad una famosa azienda di cosmetica in merito ad un marchio di forma per un rossetto, poiché ritenuto privo del carattere distintivo. Tale caratteristica infatti, come anticipato, costituisce una prerogativa per la registrazione e la relativa mancanza pregiudica e interrompe l’iter davanti agli uffici competenti.

L’azienda che si è vista negare la registrazione ha proposto in prima battuta ricorso all’EUIPO, ricevendo da parte della Commissione conferma della precedente decisione mediante un nuovo diniego alla registrazione. In seconda battuta è stato adito il Tribunale dell’Unione europea, competente in materia dei marchi di impresa sul territorio dell’Unione europea.

Quest’ultimo ha specificato che il carattere della distintività non incardina l’originalità o il “mancato uso” nel settore di riferimento dei prodotti e/o servizi, bensì esso emerge quando la forma dell’oggetto si discosta in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore interessato.
Più incisivamente, al di là della qualità dei materiali, della bellezza e dell’attrattiva del prodotto, i giudici europei hanno sancito che è necessario che il bene per il quale è richiesta la tutela generi un effetto visivo oggettivo e non comune, ovverosia che crei un effetto insolito nella percezione del pubblico.

Nel caso specifico l’effetto creato era duplice in quanto, oltre alla forma tridimensionale ovale e oblunga che ricordava una culla o una barca, il bene aveva anche la peculiarità di dover essere posizionato non verticalmente come gli altri rossetti già presenti sul mercato, bensì orizzontalmente.

Da quanto sopra affermato, emerge con chiarezza che per la registrazione un marchio di forma occorra valutare l’incisività che quel bene, così come rappresentato e venduto, produce nella mente degli acquirenti; in tale modo gli altri beni già presenti sul mercato appaiono tra loro simili ma non differenti come il nuovo prodotto.

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